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“汤沟”不能被“汤沟酒”独占

收藏 分享 2011-6-23 10:22| 发布者: lygls| 查看数: 4216| 评论数: 0

摘要: 江苏田湾律师事务所顾壹心、李秋生 这是图形商标,而不是文字商标 这是汤沟原浆酒包装 [基本案情]2006年1月16日,江苏省灌南县预算外资金管理局、江苏汤沟两相和酒业有限公司(为表述方便,以下简称商标权人, ...

 

江苏田湾律师事务所顾壹心、李秋生

 

这是图形商标,而不是文字商标

 

这是汤沟原浆酒包装

 

[基本案情]2006116日,江苏省灌南县预算外资金管理局、江苏汤沟两相和酒业有限公司(为表述方便,以下简称商标权人,标题中的“汤沟酒”特指该公司所生产的酒)以陶芹登记的灌南县汤沟曲酒厂这个个体工商字号中含有汤沟样并突出使用、对商标权人注册的汤沟商标构成侵权为由,将陶芹诉至连云港市中级人民法院,要求人民法院:1、判令陶芹停止一切商标侵权行为;2、更改厂名,使其厂名中不得含有汤沟样;3、赔偿损失人民币20万元整。为支持其诉讼请求,商标权人提供了双方当事人生产的白酒产品的外包装盒并对江苏省各地出现的陶芹生产的涉嫌侵权的部分产品进行了公证,还到陶芹印刷产品包装盒的企业调取了陶芹定作产品包装盒的加工承揽合同。同时,商标权人到工商部门调取了陶芹登记字号及字号演变的工商档案。

[代理经过]2006215日,陶芹到江苏连云港田湾律师事务所寻求法律帮助,并指定顾壹心律师为代理律师。田湾律师事务所满足了陶芹的指定要求,同时考虑到取证工作的需要,另指派李秋生律师协助顾壹心律师工作。接受委托后,代理律师详细研究了商标权人提供的证据,确认双方争议的焦点问题为陶芹在核准的字号中使用汤沟两字的合法性是否突出使用两方面。围绕这两个争议焦点,代理律师组织了下列证据:

1、《江苏百家名镇录》中的汤沟镇篇,以说明汤沟系地名,且为江苏历史名镇;

2、陶芹注册珍汤标,以说明陶芹拥有自己的商标;

3、陶芹历年所获荣誉证书,以说明陶芹诚实守信经营,使用汤沟属正当使用,并无攀龙附凤之意;

4、陶芹字号及被指控侵权产品的照片和部分产品包装盒实物,以说明并无突出使汤沟两字之事实。

在一审法庭辩论中,代理律师主要依据《中华人民共和国商标法实施条例》第49注册商标中含有……地名的,注册商标权人无权禁止他人正当使用法律依据,阐述陶芹之所以在字号中使用汤沟,只在于其开办的曲酒厂设在汤沟镇汤沟街,使用汤沟属合法使用。并通过产品包装盒实物中企业字号文字的字体、大小、颜色、形状完全一致的事实阐明陶芹使用汤沟属正当使用,并未突汤沟以误导消费者之嫌。一审法院完全支持代理律师的观点。

一审判决后,由于商标权人不服,上诉至江苏省高级人民法院。上诉状中从一审程序到事实认定再到法律适用等各方面进行了逐一批驳。然而到了二审庭审时,商标权人却将上诉理由归结为一审法院在认定‘原浆’酒这个单一产品外包装盒是否构成商标侵权的事实上不清,同时还提供了一审结束到二审开庭期间新发现的 原浆销售区域的销售单据公证。

针对商标权人的这一变化,代理律师除重点阐原浆包装盒上的陶芹字号中汤沟两字并非突出使用之事实外,还阐述了最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下称《解释》)第1条第1款中将他人注册商标或者相近似的文字作为企业字号……”中的注册商标应适用于文字商标、商标权人所注册的汤沟商标系图形商标而非文字商标,以及突出使用并不等于不正当使用,只有突出使用构成不正当使用时才构成商标侵权的观点。

[审判结果]2006328日,连云港市中级人民法院作出(2006)连知初字第1号民事判决,驳回了商标权人的诉讼请求。200698日,江苏省高级人民法院作出(2006)苏民三终字第0094号终审判决,撤销了连云港市中级人民法院的一审判决,判令陶芹立即停止侵犯商标权人涉案汤沟注册商标专用权的行为(指原浆酒外包装盒),并判令陶芹在终审判决作出后10内赔偿商标权人经济损失10万元、因制止侵权支出的公证费1500元及诉讼代理费8000元,但维持了一审法院有关陶芹有权在其字号中继续使用“汤沟”两字的判决。

[办案体会]本案经江苏省高级人民法院判决后,尘埃落定。虽认定陶芹使用的原浆酒外包装盒构成侵权,但商标权人要求陶芹变更厂名并且在厂名中不得含有汤沟样的主要诉讼请求没有得到法院支持,陶芹对此结果表示满意。该判例被载入《最高人民法院公报》,并为江苏省内外多家媒体争相报导。但细细体会,本案在法律适用上仍有不少值得探讨的地方。

一、“汤沟”和“湯溝”均不是商标权人的注册商标

商标权人的商标是一个图形商标,而“图形商标是指纯粹使用图形或记号所构成的商标。”虽然,商标权人的图形商标由“TG”(拼音字母)和“”(繁体中文)两个部分构成,但“TG”已不是拼音字母,“”也不是汉字,它们已经从拼音字母和汉字中脱离出来,而成为特殊图形的一部份,它们是图形而非文字。

人们不仅将商标权人所生产的酒称为汤沟酒,还将其它所有汤沟镇生产的酒都称为汤沟酒;将商标权人所生产的酒称为汤沟酒,是表述商标权人所拥有的图形商标的一种方式,也是对商标权人主营业地的一种确认,而不是因为“汤沟”是商标权人的商标,更不是因为“汤沟”是商标权人的注册商标。正如青岛市中级人民法院在“天普”图形商标案中指出的那样,“对一个图形商标以中文或其它文字方式表述并不能使该中文名称本身成为一个未注册商标,而只能是该注册图形商标的表述方式。……原告不能依此禁止他人在相同或类似商品上使用”该中文名称。

二、“突出使用”绝对不能等同于“不正当使用”

最高人民法院的王艳芳审判员在《从一起案例谈地名商标的法律保护(茅山老鹅)》一文中指出:“由于‘茅山’同时又是地名,‘茅山’商标的保护范围应当受到一定的限制,不能禁止他人在相同或者类似商品上正当使用该地名来表示商品与产地、地理位置之间的联系”。这里使用的是“正当”一词,和《商标法实施条例》第49条所使用的词语完全一样,而“正当”与“突出”不是反语词,“突出”不等于“不正当”。

最高人民法院在《解释》中所称的“突出使用”,应当是指“地名商标”以外的情况。在普通商标中,你只要将他人的商标注册为字号,并在相同商品上突出使用,而且容易使相关公众产生误认时,就构成商标侵权;而在地名商标中,仅仅“突出”还不足以认定为侵权,只有在“不正当”时才能被认定为侵权。这就是地名商标区别于普通商标之所在。

三、陶芹“正当”并不使人误认地使用了“湯溝”一词

如上所述,商标权人的商标是一个图形,其中“TG”和“”不是文字,是记号;而在最高人民法院看来,只有“将与他人注册商标相同或者相近的文字作为企业的字号在相同或者相类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的”,才构成商标侵权。既然商标权人的商标不是文字,当然就不可能有与商标权人商标相同或相似的文字,从而也不可能有导致相关公众误认的问题。

首先,商标权人的商标是图形,陶芹不可能将图形作为字号;其次,最高人民法院的解释是对普通文字商标而言的,地名商标是一种特殊商标,它的受保护的力度应当次于普通文字商标;最后,陶芹不是擅自将他人的文字商标作为自己的字号,而是经工商行政机关核准成为字号的。“经核准”本身就是一种“正当使用”。

仅就“使相关公众产生误认”这一点上讲,代理律师注意到商标权人在二审中提供的新证据:发票、收据、出库单、送货单和超市售货单,它们将陶芹的产品分别称为“汤沟特曲”、“汤沟原浆酒”等。代理律师不认为这是公众的误认,是的,他们和商标权人生产的酒一样,都是汤沟酒——汤沟镇生产的酒。没有人将上述“汤沟特曲”、“汤沟原浆酒”误认为是商标权人——江苏汤沟两相和酒业有限公司生产的酒。“汤沟”不是商标权人的商标!!

综上所述,商标权人的注册商标是图形,而不是汤沟;与“原浆酒”三个字相比较,陶芹并没有突出使用“汤沟”两字;即使构成突出使用,那也只是突出使用了自己的字号,突出地标明了自己所售白酒的产地,与商标权人的图形商标毫无关系。商标权人图形商标中的“汤沟”是长黑体图形,陶芹原浆酒中的“汤沟”是行书体汉字;两者没有可比性,也不可能使人误认。因此,陶芹没有侵权。然而,终审判决的问题在于:

1、终审判决虽引用了最高人民法院《解释》第1条第1 将他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误解的规定认定陶芹侵权成立,却没有详细阐述该规定中的注册商标义为仅指文字商标还是包含了文字商标,图形商标及组合商标等所有商标形式,也没有对商标权人的商标性质作出认定。而这一点,正是代理律师在二审中抗辩的主要理由。

2、依该规定,突出使用容易使相关公众产生误解的,才构成商标侵权,言即突出使用并不完全等同于不正当使用。代理人正是基于这种理解,在二审中细致地阐述了突出使用不正当使用的区别,并结合相关证据说明陶芹即便突出汤沟两字,也不会误导消费者,不构成不正当使用。但终审法院并没有详细解释突出使用不正当使用的区别。

3、本案系在没有给陶芹充分举证的情况下,适用定额赔偿作出的损失认定,这有违法律的本义。依《解释》第16条的规定,仅在侵权人因侵权所得利益或被侵权人因侵权所受到的损失均难以确定的情形下,法院才依当事人请求或依职权确定赔偿数额。由于一审法院并没有认定陶芹的行为构成侵权,因此不可能侵权所获利益进行举证。二审法院如认为陶芹侵权,应行使释明权,要求侵权人在适当时间就侵权所获利益进行举证。如侵权人在法院限定的期限内拒绝举证,才可适用定额赔偿原则裁决。

4、本案商标权人的诉讼代理人系商标事务所的商标代理人,并非专职律师,而《解释》第17人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况,可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内这一规定,明确的是律师费用可以计入赔偿范围。依相关规定,非律师代理诉讼案件是不能以营利为目的的。本案将非律师以营利为目的代理诉讼案件所收取的代理费用计入商标权人的损失之中,明显有悖法律精神。

 

编审按:地名商标的法律保护是否和普通商标一样,这是本案要解决的关键问题。地名商标是用地名来表示商品与产地、地理位置之间的联系,那么,是否应禁止他人在相同或者类似商品上正当使用该地名来表示此种联系呢?江苏田湾律师事务所顾壹心律师认为,“正当”使用不构成侵权,即便是“突出”使用也不足以构成侵权,这便是地名商标和普通商标的不同之处。顾律师用大量事实、证据证明了己方当事人非“不正当”使用,并阐明了商标权人的商标性质与被告侵权商标性质的不同,有力地坚持了己方当事人并不存在商标侵权的观点。

编审人:江苏省律师协会民事业务委员会主任   姚彬


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